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El Consejo de Ministros aprobó, en reunión de 21 de diciembre de 2018, el Real Decreto-ley 23/2018 de transposición de la directiva en materia de marcas.

La Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que mediante el Real Decreto-ley 23/2018 se ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, señala en su considerando 8 que «resulta necesario superar la aproximación limitada alcanzada por la Directiva 2008/95/CE, y ampliarla a otros aspectos del Derecho material de marcas».

El derecho español de marcas ya incorporó en sus disposiciones de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, gran parte de las normas que ahora impone la nueva Directiva, en concreto en los ámbitos de la marca como objeto de derecho de propiedad, marcas colectivas o ciertas normas procedimentales, sin embargo, en otros campos normativos la citada ley española debe ser adaptada ya sea porque se trata de nuevas normas, ya porque dicha ley adoptó una solución distinta a la ahora propugnada por la nueva Directiva.

En este nuevo marco jurídico, la presente modificación normativa, que con arreglo al artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, estaba prevista en el Plan Anual Normativo de 2018, asume el mandato de transposición de la Directiva (UE) 2015/2436. La transposición se ha basado en los principios de la buena regulación, comprendiendo el principio de necesidad y eficacia al cumplir la obligación de incorporación al derecho nacional con fidelidad al texto de la directiva y con la mínima reforma de la actual normativa, en aras de la simplificación; así como en los principios de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible y de seguridad jurídica, puesto que se realiza con el fin de mantener un marco normativo estable, predecible, integrado y claro.

En cuanto a las novedades más significativas que introduce el presente real decreto-ley, hay que destacar que el concepto de marca en sentido estricto, es decir, como signo que sirva en las transacciones mercantiles para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas, no sufre modificaciones, pero sí se introduce una modificación en cuanto a la manera de delimitar a efectos registrales el bien inmaterial solicitado. La anterior normativa exigía que el signo distintivo solicitado fuera susceptible de representación gráfica. En el presente real decreto-ley, atendidos los avances tecnológicos, solo se exige que el signo sea susceptible de representación en el Registro de Marcas, sin más, sin especificar el medio empleado, pero requiriéndose que esta representación permita no solo a las autoridades, sino también al público en general determinar el objeto de la protección que se otorgue al titular. La representación debe ser, por tanto, clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Esto permitirá emplear en la representación del signo la tecnología disponible en cada momento y que sea adecuada a los efectos mencionados.

Las prohibiciones de registro no han sufrido modificaciones sustanciales. Sin embargo, se sistematizan adecuadamente las prohibiciones absolutas en materia de denominaciones de origen, términos tradicionales de vinos, especialidades tradicionales garantizadas y las denominaciones de obtenciones vegetales, remitiéndose directamente a los instrumentos legales del Derecho de la Unión o del derecho nacional para evitar errores de interpretación.

La protección conferida a las marcas o nombres comerciales notorios registrados varía sensiblemente con respecto de lo establecido en la normativa anterior. Desaparece la distinción entre marca o nombre comercial notorio y renombrado, previéndose una sola categoría, la del renombre en España, tratándose de una marca española, o del renombre en la Unión Europea, si se tratase de una marca de la Unión.

En la regulación de las causas de nulidad y caducidad se otorga la competencia directa para su declaración a la Oficina Española de Patentes y Marcas. No obstante, se reconoce la posibilidad de plantear una pretensión de nulidad o caducidad en vía judicial por medio de una demanda reconvencional en el seno de una acción por violación de marca.

La Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas tiene un plazo de transposición que finaliza el 14 de enero de 2019. La herramienta prevista inicialmente para realizar la transposición de esta directiva era un anteproyecto de ley, siguiendo el procedimiento legislativo ordinario. No obstante, resulta claro que de seguirse dicho procedimiento, aun utilizándose el trámite de urgencia, no se podría cumplir con el plazo de transposición fijado por la Unión Europea, con el consiguiente riesgo para España de sanción pecuniaria. Por consiguiente, concurren razones que justifican la extraordinaria y urgente necesidad requerida por el artículo 86.1 de la Constitución para transponer dicha directiva sin más demora mediante el presente real decreto-ley.

Más información: BOE de jueves 27 de diciembre de 2018